来源 | 竞天公诚律师事务所
作者 | 蒋利玮



企业上市前夕遭遇专利诉讼的

八个应对方法[1]

上市前夕,是企业最容易遭受专利诉讼的时间节点。因为遭受专利诉讼导致上市进程拖延、中断甚至取消的案例不胜枚举。如何正确应对专利诉讼,快速得到有利结果,保障上市进程正常推进,是企业法务及外部律师必须解决的难题。


具体而言,在上市前夕遭遇专利诉讼的应对方法至少包括:专利诉讼评估报告,专利无效宣告,反向行为保全,反制诉讼(专利诉讼、不正当竞争诉讼、恶意诉讼损害赔偿、反垄断投诉或诉讼),刑事报案等。


下文逐一展开讨论。


一、提交专利诉讼评估报告


提交专利诉讼评估报告的目的在于通过专业律师出具的法律意见,打消投资人和监管机构的疑虑。


专利诉讼评估报告的内容主要包括:专利诉讼的基本情况,被诉侵权产品是否落入涉案专利保护范围,主要抗辩理由(已经获得许可抗辩、现有技术抗辩、先用权抗辩等),涉案专利稳定性,被诉侵权产品在公司营收占比,如果败诉对公司经营的影响等。


笔者曾经代理某科技公司在赴上海交易所敲钟前夕向证监会提交专利诉讼评估报告,在原定敲钟日程延期之后,帮助客户顺利上市。


二、专利无效宣告


专利无效宣告是应对专利诉讼最常规的方法。如果涉案专利被宣告全部无效,法院将会裁定驳回据涉案专利提起的侵权诉讼[2]


《专利法》和《专利法实施细则》一共有13个条款规定了专利无效宣告的理由[3]。根据统计数据[4],2021年国家知识产权局审结的5240件专利无效宣告审查决定中,其中发明专利无效案件1079件,全部无效341件,占比31.6%,部分无效255件,占比23.6%;实用新型专利无效案件2294件,全部无效1121件,占比48.9%,部分无效519件,占比22.6%;外观设计专利无效案件1867件,全部无效1091件,占比58.4%。


需要注意的是,虽然任何主体可以在任何时候不限次数对同一个专利提出无效宣告(当然必须以不同的理由请求无效,不允许就同一个理由重复请求无效),但是就上市企业来说,应当尽可能实现一次无效宣告成功全部无效涉案专利。


如果第一次无效不成功,虽然请求人还可以提起行政诉讼程序救济,也可以再次提出无效宣告,但是将会面临多个不利因素:


1

如果请求人提起行政诉讼请求撤销国家知识产权局作出的维持专利有效的行政决定,由于专属管辖的北京知识产权法院案件积压严重,很难短期内作出对请求人有利的判决结果,必将拖延请求人的上市进程。


同时,如果请求人已经对第一次无效宣告请求提起行政诉讼,实践中国家知识产权局通常会中止第二次无效宣告案件的审理,等待第一个案件审理结束。也就是说,请求人不能同时推进行政诉讼程序和第二次无效宣告程序。

2

第一次无效宣告决定通常会对涉案专利权利要求作出解释。如果请求人不认可国家知识产权局的解释方案,那将落入两难的境地:如果不提起行政诉讼,意味着这种解释方案可能会导致在后的无效宣告程序,或者民事侵权诉讼程序败诉;但是提起行政诉讼,旷日持久,无法实现快速解决纠纷的目标。

3

第一次无效不成功容易被法院认定为涉案专利稳定性较高。如果专利权人在侵权诉讼中申请行为保全,专利稳定性高对应诉一方是个明显的减分项[5]


考虑到上述因素,上市前夕的专利无效宣告,务求狮子搏兔,全力以赴,一击毙命。


可资借鉴的例子是腾讯“王者荣耀”被诉专利侵权,腾讯在提起的无效宣告提出了6个无效理由,提出了包括专利文件、硕士论文、网络视频、网页文章、录音录像等40多份证据,主张其中14个证据为最接近的对比技术,提出了374种证据组合方式,最后成功将涉案专利无效[6]


三、反向行为保全


反向行为保全,是指被告申请的行为保全[7]


早在2015年,最高人民法院郎贵梅法官[8]就指出:“被告或者潜在被告如被诉侵权人能否申请,征求意见稿对此未做限制,理由在于,民诉法第100条诉中保全仅规定当事人可以申请行为保全,没有限定是原告还是被告;诉前保全,虽然有保全后30日内要起诉或者申请仲裁的规定,感觉好像只有原告才可以申请诉前保全,但知识产权纠纷中也有确认不侵权纠纷,被警告侵权人似也可能申请诉前保全。而且,在台湾也有被告申请的反向假处分,假处分就相当于行为保全。”[9]


台湾学者对于反向假处分的解释是:“定暂时状态之处分实务上分为二种,正向定暂时状态处分以及反向定暂时状态处分。正向定暂时状态处分是专利权人主张其专利权被侵害,但被控侵害者否认侵害,因而声请定暂时状态之处分,要求法院暂时依其主张判定即有专利权及相对人产品侵害其专利,禁止相对人制造、为贩卖之要约、贩卖、使用或为上述目的而进口。反向定暂时状态之处分是被指控侵害者,声请法院要求依其主张暂定相对人没有专利权或其产品未侵害(对该产品没有专利权)。反向定暂时状态之请求及其原因事实,应指被指控侵害者可以在相对人提起的本案诉讼中确定的法律关系。”[10]



在顾泰来诉常州永安公共自行车系统股份有限公司(简称永安行)专利侵权案中,永安行于2017年4月14日获得上市发行批文,顾泰来于4月17日在苏州市中级人民法院对永安行在镇江地区的专利侵权行为提起诉讼,于4月18日在南京市中级人民法院对永安行在南京地区的专利侵权行为提起诉讼[11]。4月28日,顾泰来实名向中纪委举报证监会。5月5日,永安行暂缓路演。

2017年4月20日,顾泰来向苏州市中级人民法院申请撤诉。苏州市中级人民法院于5月5日、5月11日就顾泰来撤诉事由进行听证,并于5月26日作出裁定[12]不准予顾泰来撤诉申请,理由为:“本案中永安公司辩称经比对被控侵权行为不能成立、且已举证表明相关起诉已对其实际运营造成重大影响而坚决不同意顾泰来撤诉,其态度和理由应予考量。专利侵权诉讼的目的不仅在于制止专利侵权行为、维护专利权人权益,同时也承担界定侵权行为、明晰行为边界的定纷止争之用。本案中尽管顾泰来提出需进一步搜集证据而撤诉,但其在南京中院仍依据相同的专利权、以相同的被告和相同的诉讼请求进行诉讼,双方涉案实体争议仍然存在、诉讼影响未消。基于上述事由,本院认为有必要继续审理本案,故针对顾泰来的撤诉申请,本院不予准许。”5月23日,法院开庭审理本案,顾泰来未出庭,法院缺席审理。6月7日,法院作出一审判决,驳回顾泰来全部诉讼请求。8月17日,永安行在上交所成功上市。


在丁晓梅诉郑州曳头网络科技有限公司(以下简称曳头公司)、南通苏奥纺织品有限公司(以下简称苏奥公司)、浙江天猫网络有限公司(以下简称天猫公司)侵害外观设计专利权纠纷案中,南京市中级人民法院依据曳头公司申请,于2019年6月14日,“618”活动前夕裁定[13]:天猫公司立即恢复曳头公司涉案被诉侵权产品“遮光U型蚊帐”和“升级U型蚊帐”在天猫网购平台上的销售链接。理由如下:根据当事人举证、质证及侵权比对的情况,并结合丁晓梅另一项实用新型专利已被宣告无效等事实,法院初步认为被诉侵权产品构成侵权的可能性较小;被诉侵权产品的销售很大程度上依赖于商誉和口碑的积累以及时机的把握,被诉侵权产品的销售具有较强的季节性,且构成侵权的可能性较小,若不及时恢复被删除的销售链接可能造成曳头公司及其被诉侵权产品所积累的商誉和口碑的持续消减和损失,以及交易机会的丧失,可能造成难以弥补的损失;被诉侵权产品的销售具有较强的季节性,曳头公司根据被诉侵权产品之前每月销售额的适当倍数乘以恢复链接后大概的销售月份计算出一个数额,据此提供了现金担保,并保证若被认定侵权成立所可能承担的赔偿责任能够得到实现,天猫公司亦承诺可以及时提供恢复链接后被诉侵权产品的所有销售记录,以供计算赔偿等之用。


在上诉人永康市联悦工贸有限公司、浙江兴昊塑业有限公司与被上诉人慈溪市博生塑料制品有限公司,原审被告浙江天猫网络有限公司、谢辉侵害实用新型专利权纠纷案中,最高人民法院也于2020年11月6日双11活动前夕裁定作出了反向行为保全裁定,天猫网络有限公司立即恢复申请人永康市联悦工贸有限公司在“天猫网”购物平台上的被诉侵权产品销售链接。


在广州虎牙信息科技有限公司诉华纳盛世音乐版权代理(北京)有限公司确认不侵害著作权及不正当竞争纠纷案中,自2021年4月8日起,华纳公司多次向苹果公司投诉,称虎牙直播平台上累计有215条短视频侵犯其音乐作品著作权,要求苹果应用商店对涉案APP作下架处理。华纳公司在投诉过程中,未提交涉案音乐作品的权属证明,虎牙公司收到苹果公司发出的转通知后已删除涉嫌侵权的视频。因华纳公司持续向苹果公司投诉坚持要求下架涉案APP,2021年7月15日,苹果公司向虎牙公司发送邮件称:“若短期内本投诉未解决,苹果公司可能会被迫下架你们的应用程序”。广州互联网法院于2021年9月18日作出裁定[15],裁定华纳公司立即停止针对“虎牙直播—游戏互动直播平台”,就编号APP142472-A项下相关事宜向AppStoreNotices@apple.com、苹果应用商店AppStore、苹果公司(APPLE INC.)进行投诉的行为。本裁定事项效力维持至本案终审法律文书生效时止。理由如下:华纳公司的投诉行为具有一定的不当性;涉案APP被下架,会对虎牙公司造成难以弥补的损失;在华纳公司投诉的侵权内容已经全部删除的情况下,采取行为保全措施可能给华纳公司带来的损害,小于不采取行为保全措施可能给虎牙公司带来的损害;同时,暂时禁止向苹果公司投诉,华纳公司仍然可以直接通知虎牙公司删除侵权内容,也可以就侵权问题依法向有权机关寻求救济,其实体权利并未受到影响。


对比上述四个案例,假设永安行在2017年4月18日收到起诉状之后立刻申请反向行为保全,请求法院裁定禁止顾泰来在生效判决作出前投诉(包括向第三方发送警告信或者公开宣传等)永安行侵犯涉案专利权的行为,如能得到法院支持,虽然需支付行为保全担保金的成本,但无需承担5月5日暂缓路演的后果。


虽然目前尚无上市前夕专利诉讼案件中成功申请反向行为保全的案例,但是法律的发展是不断回应满足社会需求的过程。笔者相信,在未来发生的上市前夕专利战争中,必有“准”上市公司赢得反向行为保全裁定的案例。


四、反制诉讼1:专利诉讼


面对专利诉讼,除了被动防御之外,还可以考虑主动发起反制诉讼:包括专利诉讼、恶意诉讼损害赔偿诉讼、不正当竞争诉讼、反垄断诉讼、投诉等。诉讼意味着双方都需要承担成本来解决纷争,并承担可能败诉的风险。发起反制诉讼可以为己方在纠纷解决的过程获得一定的谈判筹码,缓解上市前夕紧迫应诉的被动局面。


企业在上市前夕遭遇专利诉讼,往往会同时遭受抄袭模仿知识产权的舆论压力。主动对起诉方发起专利诉讼,还可以向社会传达企业对自身技术领先,专利质量优良的信心,在一定程度上缓解遭遇专利诉讼的舆论压力。


当然,提起专利诉讼,需要提前对自身专利的稳定性等问题进行评估。如果专利被无效掉,那么提起专利诉讼不仅不能起到反制起诉方的诉讼目的,反而会导致企业专利数量减少。这也就意味着,只有提前做好专利布局,储备足够数量的高质量专利武器,才能在发生专利战争时,迅速有效地发起反制专利诉讼。


五、反制诉讼2:恶意诉讼损害赔偿


最高人民法院《民事案件案由规定》172条规定了因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷。如果起诉方是NPE(Non-Practicing Entity,非专利实施主体),没办法对其提起反制专利诉讼,只能考虑对其提起恶意诉讼损害赔偿。


恶意诉讼,“一般指故意以他人受到损害为目的,在缺乏实体权利或者无事实根据和正当理由的情形下提起民事诉讼,致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。”[16]


国内第一件知识产权恶意诉讼案件,是南京市中级人民法院审理的袁利中诉扬中市通发气动阀门执行器厂等专利侵权纠纷案[17]。该案中,法院指出,袁利中长期担任阀门厂的车间主任和厂长,应当熟知相关球阀的国家标准,但其将国家标准早已充分披露的技术方案申请为实用新型专利,其主观状态应当认为是缺乏诚实信用的,其申请并获得专利权的行为本身应当认定为是恶意申请。袁利中故意以他人受到损害为目的,以恶意申请并应当被认定自始无效的专利权对通发公司提起专利侵权诉讼,致使通发公司在诉讼中遭受损失,应当承担相应的民事赔偿责任。


2021年6月3日发布的《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》规定:“在知识产权侵权诉讼中,被告提交证据证明原告的起诉构成法律规定的滥用权利损害其合法权益,依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的,人民法院依法予以支持。被告也可以另行起诉请求原告赔偿上述合理开支。”按照该规定,在侵权诉讼中被告可以原告恶意诉讼为由提出反诉[18],请求法院判决原告赔偿被告因该诉讼产生的合理支出,被告也可以另案起诉。


同时,上述规定关于赔偿责任的表述仅限于被告的合理支出,但在Trips协议[19]中并未作此限定。司法实务中,已有多个案例判决原告赔偿恶意诉讼造成的间接损失[20]


六、反制诉讼3:不正当竞争诉讼


如果起诉方在诉讼过程中发出不恰当的维权声明、警告信,应诉方可以考虑提起反不正当竞争诉讼进行反制。


在石家庄双环汽车股份有限公司(以下简称双环股份公司)与本田技研工业株式会社(以下简称本田株式会社)确认不侵害专利权、损害赔偿纠纷案中,最高院判决[21]认为:


本田株式会社发送警告信可分为二个阶段。第一阶段是2003年9月18日—10月8日,本田株式会社的委托代理人先后八次发送侵权警告信,要求双环股份公司停止生产、销售涉案汽车。期间,在2003年9月18日—9月24日,本田株式会社对涉案汽车经销商莱克汽车公司、旭阳恒兴公司分别多次发送警告信,称涉案汽车侵害涉案专利权。莱克汽车公司、旭阳恒兴公司的销售行为构成专利侵权,要求立即停止销售。


第二阶段是,本田株式会社于2003年10月15日传真函告双环股份公司的定型设计方案仍侵害涉案专利权,双环股份公司遂于同年10月16日提起了本案之诉。本田株式会社于2003年11月24日向北京市高级人民法院提起诉讼指控双环股份公司及其销售商侵害涉案专利权后,于2004年1月9日向双环股份公司在全国的十余家经销商发送警告信,经销商的范围包括北京、新疆、珠海、天津、深圳、广东、湖南、昆明、南京等。警告信内容为:“本田公司认为LAIBAOS-RV汽车的外观设计侵害了本田公司在中国享有的外观设计专利权,外观设计专利号为01319523.9。贵公司销售LAIBAOS-RV汽车的行为,构成侵害上述外观设计专利权的行为。因此,我们将保留对贵公司提起诉讼的权利。”


本田株式会社除了在第一阶段向涉案汽车的经销商发送侵权警告信之外,在其发送侵权警告信的第二阶段,在双环股份公司已经与其进行沟通协商,并寻求确认不侵害涉案专利权的司法救济,本田株式会社亦寻求侵害涉案专利权的司法救济后,继续向涉案汽车的销售商发送侵权警告信,并扩大了被警告经销商的发送范围。侵权警告信中仅记载了涉案专利权的名称、涉嫌侵权的产品名称以及受函客户涉嫌侵权的性质,没有披露主张构成外观设计相近似的具体理由或进行必要的侵权比对,也没有披露其与双环股份公司均已向法院寻求司法救济等其他有助于经销商客观合理判断是否自行停止被警告行为的事实。由于被警告的经销商作为双环股份公司的交易方,也是本田株式会社涉案专利产品的竞争者或客户群,本田株式会社在向这些经销商发送的警告信维护其专利权的同时,也有打击竞争对手、争取交易对象或者商业机会的作用。反不正当竞争法第二条规定,经营者在市场交易中,应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,遵守公认的商业道德。本田株式会社在没有进一步证据证明存在侵权事实的情况下,以与向制造者发送侵权警告时相同的注意义务,在第二阶段扩大发送内容不明确的警告信,尚难认定其尽到了合理的审慎注意义务,有违反不正当竞争法第二条的规定。


据此,法院结合双方均认可涉案汽车的单台利润,参考涉案汽车的销量、河北新世纪红盾资产评估事务所出具的对双环股份公司损失作出的评估咨询报告的相关内容,同时考虑本田株式会社不当发送警告信的情节以及被警告经销商的范围,根据反不正当竞争法第二十条的规定,酌定本田株式会社赔偿双环股份公司经济损失人民币1600万元(含合理维权费用)。


七、反制诉讼4:反垄断诉讼、投诉


面对某些强大的专利权人,拟上市的初创公司在专利法领域可能无法对抗,应诉方可以考虑发起反垄断诉讼和投诉。《反垄断法》第四十六条、第四十七条规定了达成并实施垄断协议和滥用市场支配地位的行政责任:停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。如果反垄断诉讼和投诉能够成功,起诉方将面临巨额行政处罚和民事赔偿的风险。


在高通与苹果专利诉讼中,高通在全球范围了注册超过13万项专利,是3G和4G时代最主要的移动通信标准必要专利[22]权利人。在高通强大的专利库面前,苹果公司最主要的对抗方式就是发起反垄断诉讼和投诉。2017年1月,苹果公司在北京知识产权法院对高通公司发起滥用市场支配地位诉讼,索赔10亿元,主张高通公司收取的标准必要专利许可费用及向苹果公司发出的许可条件过高;拒绝向某些标准技术实施者提供许可;限定苹果公司使用其提供的或批准使用的产品/服务;其他依据《反垄断法》第十七条第一款第五项的捆绑行为和不合理交易条件;对苹果公司实施差别待遇。随后,双方在全球6个国家发生了50余件诉讼。直至2019年4月16日,双方达成和解,放弃在全球层面的所有法律诉讼。


八、刑事报案


在上市前夕遭遇专利诉讼,除民事诉讼、行政投诉以外,应诉方还可以考虑刑事报案。


2022年4月21日,最高人民法院在知识产权宣传周新闻发布会答记者问中指出:“对于提起恶意诉讼的当事人,人民法院还可根据情节轻重依法予以罚款、拘留,构成犯罪的依法追究刑事责任。”[23]


2021年10月27日,上海市第一中级人民法院对“专利权敲诈第一案”作出终审裁定[24],维持一审判决,李某文和李某武犯敲诈勒索罪,分别被判处有期徒刑四年半和两年,各处罚金五万元和二万元。

2017年3月,李某文以科斗公司名义在北京、上海多地多次对Z公司发起专利诉讼,但均未交纳诉讼费,且在开庭前撤诉。Z公司正处于上市前夕,在认为不构成侵权的情况下,为避免影响上市进程与科斗公司签订专利实施许可合同,以专利实施许可费名义支付科斗公司80万元,后实际支付50万元。在专利实施许可合同签订后,李某文虚构科斗公司将其专利独家许可给其所实际控制步岛公司的知识产权许可合同,以步岛公司名义,向北京知识产权法院起诉Z公司侵害该项专利,并向证监会实名举报,另伙同李某武以步岛公司股东身份与Z公司谈判。Z公司为避免影响上市进程,再次被迫和李某文、李某武代表的步岛公司等签订纠纷解决协议,以和解费名义支付步岛公司80万元,后实际支付10万元。

二审裁定认为:

第一

李某文等人与Z公司之间不存在专利侵权关系。李某文等人在已将其全部专利普通许可给Z公司的情况下,伪造专利独占许可,以独占实施方步岛公司的名义再次向Z公司索赔。李某文等人虚构步岛公司在先取得专利独占许可的事实,捏造侵权关系,其目的显然不是维权,而是非法占有对方财物。

第二

李某文等人的行为具有非法性、胁迫性。李某文等人编造虚假事实恶意提起诉讼,以“Z公司盈利能力归零”等夸大性、虚假性内容向证监会恶意举报,并造成Z公司上市暂停、延迟,其行为显有胁迫性。Z公司基于对延迟上市风险的恐惧心理被迫支付费用,而非自愿处分。

第三

双方签订的纠纷解决协议不存在对价关系。与其他专利权纠纷事实不同,Z公司与李某文等人签订纠纷解决协议,其支付和解费不是取得专利授权,而是换取撤回起诉、举报。李某文等人起诉系基于虚假的专利独占许可,在Z公司不知情的情况下不能作为和解依据。同时,虽然公民有举报权,但举报是为了进行社会监督、纠正违法行为,不能用于交换财物、谋取私利。综上,李某文等人索取和解费用却未支付合理对价。

最后,李某文等人虚构专利独占许可并索赔的行为超出民法调整范围,应予刑事规制。在民事层面,李某文等人倒签合同时间,虚构专利独占许可并向普通许可实施方以胁迫等方式主张权利,违背了民事活动的诚信、自愿原则,具有民事违法性。但民事责任以赔偿损失为主,既不足以充分评价李某文等人勒索行为的违法性,又难以对企业上市、经营及财产等一系列权益进行完整保护,根据刑法补充性原则,有必要予以刑事保护。

据此,二审法院维持了一审判决。


在专利诉讼中,部分专利权人为了对抗被告提出的专利无效宣告请求,虚构专利权属纠纷,或者其他民事纠纷冻结保全涉案专利,此时国家知识产权局往往会中止专利无效宣告程序。专利权人通过虚构诉讼的方法,可以拖延专利无效宣告程序的期限。此时,应诉方可以对专利权人涉嫌虚假诉讼罪[25]的行为提出刑事报案。


注释

[1] 这是笔者在426知识产权日应邀赴国投创合国家新兴产业投资引导基金讲座“投融资过程中的专利风险和应对”中的一部分内容。

[2] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二条规定,权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被国务院专利行政部门宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

[3] 《专利法实施细则》第六十五条第二款,前款所称无效宣告请求的理由,是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定,或者属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。

[4] https://www.shangyexinzhi.com/article/4580634.html。

[5] 《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》第七条第一项规定,人民法院审查行为保全申请,应当综合考量下列因素:(一)申请人的请求是否具有事实基础和法律依据,包括请求保护的知识产权效力是否稳定。

[6] 国家知识产权局专利复审委员会第34400号专利无效宣告请求审查决定书。

[7] 有法院的官宣文章把确认不侵权案件中的原告提出的行为保全也称之为反向行为保全,例如

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_4527341。

笔者猜测这种观点可能受到所谓“确认不侵权案件本质上是(反向的)侵权案件”的影响。这种观点在诉讼法理论上完全站不住脚。给付之诉、确认之诉和形成之诉是诉讼的基本分类。确认不侵权之诉是消极确认之诉,侵权之诉是给付之诉,无论如何也不能在本质上划等号。

[8] 《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》主要起草者。

[9] 郎贵梅于2015年4月16日在首届中国知识产权法院论坛上的发言,文字整理稿参见郎贵梅:《知识产权与竞争纠纷行为保全制度发展及难点》,

http://www.zhichanli.com/article/6860。

[10] 参见郑中人:《专利权之行使与定暂时状态之处分》,

http://old.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=19314。

[11] 这是所谓的分割诉讼,明显违反诉讼诚信原则,笔者将另行撰文讨论。

[12] 苏州市中级人民法院(2017)苏05民初271号民事裁定书。

[13] 南京市中级人民法院(2019)苏01民初687号民事裁定。

[14] 最高人民法院(2020)最高法知民终993号民事裁定书。

[15] 广州互联网法院(2021)粤 0192 民初 21482 号民事裁定书。

[16] 南京市中级人民法院(2003)宁民三初字第188号民事判决书。

[17] 同注16。

[18] 虽然从批复的文字上看,最高人民法院认可恶意诉讼可以构成侵权诉讼的反诉。但是,《最高人民法院关于适用<民事诉讼法>的解释》第二百三十三条第二款规定,反诉与本诉的诉讼请求基于相同法律关系、诉讼请求之间具有因果关系,或者反诉与本诉的诉讼请求基于相同事实的,人民法院应当合并审理。实践中,有不少法院认为恶意诉讼与侵权诉讼,“不属于同一法律关系,也不属于同一行为和相同的事实”,不能作为侵权诉讼的反诉。例如最高人民法院(2009)民申字第298号民事裁定书,内蒙古包头中级人民法院(2021)内02民初125号裁定等。当然,也有法院接受恶意诉讼作为侵权诉讼的反诉,例如武汉市中级人民法院(2019)鄂01民初4684号民事判决书。

[19] Trips协议第48条(对被告的赔偿)第1款:如因一当事方的请求而采取措施且该当事方滥用实施程序,则司法机关有权责令该当事方向受到错误禁止或限制的当事方就因此种滥用而受到的损害提供足够的补偿。司法机关还有权责令该申请当事方支付辩方费用,其中可包括适当的律师费。

[20] 江苏省高级人民法院(2017)苏民终1874号民事判决书,最高人民法院(2019)民申366号民事裁定书;广东省高级人民法院(2019)粤民终407号民事判决书、(2020)粤73民终3687号民事判决书。

[21] 最高人民法院(2014)民三终字第7号民事判决书。

[22] 所谓标准必要专利,是指为了实施标准必须使用的专利。在通信领域,为了实现互联互通的需要,移动设备制造商必须实施同一标准,也必然使用标准必要专利。

[23] https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-355941.html。

[24] 上海市第一中级人民法院(2019)沪01刑终2157号刑事裁定书。笔者全程参与了该案的民事应诉答辩,和解谈判过程,对刑事案件提供了法律意见支持。

[25] 《刑法》第三百零七条之一规定,以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。


作者介绍

蒋利玮

合伙人

010-5809 1519

jiang.liwei@jingtian.com


蒋利玮律师毕业于清华大学、华东政法大学,获得诉讼法学硕士学位和知识产权法学博士学位。


蒋律师的主要业务领域包括与知识产权、反不正当竞争、反垄断相关的诉讼、仲裁与合规。蒋律师曾经代理掌阅科技处理上市期间上海科斗、步岛公司恶意专利诉讼、投诉、敲诈事件;代理某国际航运公司接受发改委反垄断调查,经过多轮协商并提交多份整改报告后,获得终止调查;代理志高空调赢得高额商标侵权及不正当竞争一审胜诉判决;代理深圳某公司赢得高额生物技术合作开发合同纠纷最高院终审胜诉判决;代理某互联网教育科技公司对重大合同进行审核;代理某互联网科技公司因APP被无理下架起诉某手机品牌厂商不正当竞争,立案后17日内APP恢复上架;代理汇顶科技成功无效台湾芯片公司光学传感器专利。


蒋律师具有中国律师执业资格,同时兼任中企商标鉴定中心专家委员会专家、清华大学法学院纠纷解决研究中心研究员、中国科技法学会理事、中国商业法研究会理事。


蒋律师的工作语言为中文和英文。


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